对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读
宋健
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一、引言
近十余年来，无论是学界还是实务界，对涉外定牌加工（简称OEM, Original Equipment Manufacture，又称贴牌加工）商标侵权问题的研究从未中断过，且伴随热点案件引发阶段性热议，研究文章众多。
2015年11月26日，最高人民法院对浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷一案（以下简称PRETUL案）作出再审判决，明确阐述：“亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用‘PRETUL’相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售”，“亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关‘PRETUL’标志的行为，在中国境内仅属物理贴付行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。”[1]该案被外界视为最高人民法院对长久以来司法实践中关于定牌加工商标侵权与否的认定，有了相对明确的指导意见，结束了涉外定牌加工案件裁判理由的乱状。[2]
然而，在“PRETUL”案之后，江苏高院于2015年12月18日就“东风”案作出商标侵权的二审判决。[3]该案基本案情：原告上海柴油机股份有限公司（以下简称上柴公司）早于1962年即在我国申请核准注册“东风”商标（见图1），用于柴油机（出口商品），其生产的“东风”牌柴油机20世纪60年代即出口印度尼西亚（以下简称印尼）。“东风”商标于2000年被认定为驰名商标，2005年“东风”牌多缸柴油机被授予中国名牌产品称号。该案被告江苏常佳金峰动力机械有限公司（以下简称常佳公司）接受案外人印尼PT ADI公司委托，贴牌生产“DONG FENG（东风）（见图2）”商标及标志的柴油机及柴油机组件出口至印尼，于2013年10月8日被常州海关查扣，上柴公司遂向一审法院提起商标侵权诉讼。一审法院以“常佳公司依照委托人提供的印尼商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印尼”，“在我国境内不具有识别商品来源的功能，不构成商标法意义上的商标使用行为”为由，判决驳回上柴公司的诉讼请求。
(图略)
附图1 上柴公司“东风”注册商标
附图2印尼PT ADI公司注册的“东风”商标
上柴公司不服上诉至江苏高院。经审理：1987年1月19日，案外人印尼PT ADI公司在印尼注册了中文“东风”商标，该商标与上柴公司的商标完全相同。自2006至2011年，上柴公司在印尼进行了长达六年的艰难维权，其间经历数次诉讼，曾经印尼最高法院认为，上柴公司所有的“东风”商标及其标志已于1962年8月1日在中国注册，且该商标已经是在中国、澳大利亚、巴基斯坦、韩国、罗马尼亚、瑞士、秘鲁、古巴、越南、埃及、蒙古注册的驰名商标，而印尼PT ADI公司非法地在1987年注册“DONG FENG（东风）”商标及其标志，该商标及其标志无论在词语和发音上都与上柴公司所有的在先注册的“DONG FENG（东风）”驰名商标基本相同，故于2008年2月19日作出编号为249K/Pdt.Sus/2007的二审判决，撤销雅加达法院的一审判决，改判支持上柴公司在一审中的全部诉讼请求。但2009年4月29日印尼最高法院又经再审，以没有证据证明上柴公司所有的“东风”商标是已在数国注册的驰名商标为由，撤销原判决，改判支持雅加达法院原一审判决。其间，上柴公司“东风”商标经历了申请注册被驳回－核准注册－注册被撤销的曲折过程。常佳公司曾因贴牌加工争议，于2008年11月17日与上柴公司签订补偿协议，保证不再发生侵权行为，并向上柴公司支付补偿金10万元。
江苏高院二审判决，认定常佳公司行为属于涉外定牌加工，但同时认定，常佳公司明知上柴公司“东风”商标是驰名商标，却仍受托贴牌生产，在被诉产品上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未到尽合理注意与避让义务，“实质性损害了上柴公司的利益”，构成对上柴公司注册商标专用权的侵犯，考虑到常佳公司获取的仅是加工费、被诉产品全部出口至印尼，未在我国市场上销售，对上柴公司国内市场份额未产生影响等，最终二审改判常佳公司停止侵权、赔偿损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支116750元。
“东风”案是地方法院在“PRETUL”案之后作出的一份商标侵权判决，其与“PRETUL”案的裁判尺度是否存在冲突，引人关注。[4]
本文将以“东风”案为视角，通过梳理我国涉外定牌加工司法实践，分析该领域裁判标准及理由的变化及成因，对“东风”案提出的“合理注意义务+实质性损害”标准进行解读，以期抛砖引玉，引发更深入探讨，寻求并确立更科学合理的裁判标准。
二、裁判标准的“漂移不定”
法律的价值在于确定性与可预期性。我国商标法自1982年颁布至今已历经三次修法，商标法律制度整体上趋于更加完善。但为什么恰恰在涉外定牌加工领域至今未能形成共识，在相当长时期内，侵权与不侵权两种判决并存，其原因耐人寻味，值得探究。
自改革开放以来，我国作为“世界工厂”，以涉外定牌加工为主的加工贸易一直占据我国对外贸易相当大比重，企业对定牌加工业务依存度仍然较高。除深圳富士康公司等大型跨国定牌加工企业外，更有数量巨大的从事涉外定牌加工贸易的中小企业甚至微型企业。[5]
本来，涉外定牌加工贴附境外委托人指定商标，商品直接出口，并不会与我国注册商标专用权人直接发生冲突，事实上国内商标权人亦难以准确掌握众多加工贸易信息。根据《知识产权海关保护条例》有关“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”的规定，我国海关对进出口货物实施知识产权监管，对于进出口商标侵权行为，海关有权依法进行行政处罚，涉嫌刑事犯罪的，移送公安机关处理。正是因我国海关实施出口知识产权备案措施，使得涉外定牌加工商标侵权问题呈现相当程度的复杂性。
深圳中院2002年12月10日审结的“NIKE”案[6]，是早期法院审理涉外定牌加工商标侵权案件最具代表性的判决。尽管被告境外委托人西班牙CIDESPORT公司在西班牙注册有NIKE商标，但最终被深圳中院以商标权地域性的理由，判决西班牙公司与国内加工企业、外贸出口企业共同构成商标侵权，支持了美国耐克国际有限公司的诉讼请求。有关美国NIKE与西班牙NIKE的商标侵权之争，在当时引发了广泛讨论。根据2001年《商标法》52条第1项关于“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”属于侵犯注册商标专用权行为的规定，深圳中院就“NIKE”案作出侵权判决，某种程度上是制定法适用的必然结果，也是当时商标权绝对保护理念盛行的反映。因为根据商标权绝对保护理念，除2002年《商标法实施条例》49条规定正当使用情形外，所有未经商标专用权人许可的使用行为，均被认定构成商标侵权，涉外定牌加工案件亦概莫能外。
对注册商标给予绝对保护，固然符合形式正义要求，但个案难免损害实质正义，因此一些法院以商标法立法目的为指引，小心翼翼尝试新的裁判思路。以保护在先使用为例，2013年修订的《商标法》增设了59条第3款在先使用抗辩条款。[7]而之前北京海淀区法院早在2008年审理“花样年华”商标侵权案中，就尝试在无明确法律规定的情况下对在先使用人提供在先使用抗辩保护。[8]
在同时期江苏高院亦针对个案中被告登记字号虽然晚于涉案注册商标，但早于原告受让商标时间或者与原告受让商标时间相近，在充分考虑利益平衡的基础上，最终作出不侵权判决。[9]上述案例是在制定法框架下对商标权由绝对保护向相对保护的转变，是商标法实质正义的体现。
而涉外定牌加工领域的商标权绝对保护，显然与我国发展对外加工贸易相关政策产生冲突，影响以涉外定牌加工为业的大量中小企业的生存和发展。同时，在个案中所呈现出国内商标权人与境外委托人之间原先存在着合作等各种剪不断、理还乱的复杂背景关系，亦使得司法一刀切判决侵权的裁判思路难以持续。以上海高院2009年11月2日审结的“JOLIDA”案为例。[10]该案原告申达公司与被告玖丽得公司均是案外人美国朱利达电子有限公司在中国设立的外商独资企业，而申达公司的股权早已转让他人。美国朱利达电子有限公司在美国对“JOLIDA”商标的注册时间为2007年2月20日，首次使用和商业中使用时间早于1986年，而申达公司在中国申请注册包含“JOLIDA”文字的图形组合商标时间是1998年。上海法院酌情考虑双方商标首次使用的时间、双方当事人与案外人美国朱利达公司的投资关系、产品相关市场及混淆可能等因素，作出不侵权判决，驳回申达公司诉讼请求。
同时期，江苏高院亦审结两起涉外定牌加工商标侵权案件，分别作出了侵权与不侵权两种判决。在2007年审结的“LACOSTE”案中，[11]案外人韩国Shelton公司通过在中国设立的外商独资企业苏州工业园区善衣服饰有限公司，委托国内加工企业宏鑫公司定牌加工标注商标为鳄鱼图形及“LACOSTE”文字的男式、女式T恤衫出口至韩国，并提供内容虚假的商标使用许可授权书。江苏高院认为：“国际贸易中的定牌加工人应当对委托人是否享有注册商标专用权及相关权利进行审查”，“宏鑫公司未对韩国Shelton公司出具的商标使用许可授权书进行翻译，也没有进行必要的查询和核实，应认定其未尽到充分注意义务”，判决宏鑫公司构成侵权。这是一起典型的境外委托人通过其中国独资企业，将中国作为造假基地的案例。
而在江苏高院2012年审结的“SOYODA”案中，[12]案外人SOYODA S.A.公司于2000年3月27日在厄瓜多尔注册“SOYODA”商标，原告喻德新曾担任过与SOYODA S.A.公司委托的加工贸易有业务往来的同润公司业务员，之后其申请了SOYODA商标，一审法院认为：“喻德新在国内注册‘SOYODA’商标存在违反诚实信用恶意在国内抢注的可能，恶意抢注的商标权不应妨碍被抢注的国外商标以委托国内贴牌加工形式进行合理使用”，遂判决不构成商标侵权，驳回喻德新诉讼请求，二审法院维持原判。事实上，在最高人民法院审理的“PRETUL”案中，尽管再审判决对于国内商标权人是否恶意抢注并未审理，但判决书显示，该案存在类似“JOLIDA”案和“SOYODA”案的复杂背景关系。[13]
结论：我国涉外定牌加工案件裁判标准的变化，并非是司法的随意、任性或者专断，本质上是我国商标司法政策为回应我国对外加工贸易发展需求所作的阶段性积极调整，同时由于该领域案情复杂，也体现出司法进行分类裁判的思考。
三、裁判理由的选择困惑
由于裁判标准始终处于个案探索中，导致裁判理由的选择亦显得踌躇犹豫。经梳理，判决认定侵权的案件，裁判要点主要强调商标权具有严格地域性，境外委托方未经中国注册商标权人许可，实施涉外定牌加工行为构成商标侵权；而判决不构成侵权的案件，裁判要点则主要强调商标的识别功能，如果商品全部出口并未在中国市场销售，则在我国境内不具有商品来源的识别意义。“商标只有在商品流通环节才能发挥其功能，出口环节查获的定牌加工商品，并未真正进入流通领域”。[14]上述不侵权的裁判理由，得到最高人民法院给海关总署的复函以及“PRETUL”案的认可。[15]
涉外定牌加工裁判理由的选择，从某种意义上看，体现为“遵循‘从结果出发’的思维方式”，[16]换言之，即根据个案情形寻找裁判理由。尽管原因可以理解，但如选择不当，顾此失彼，则难免影响商标法律体系的逻辑自洽，导致相同行为不同评价的现实或潜在冲突。例如，有观点认为，在国内委托加工情形下，受托方生产侵权产品会被认定为共同侵权，需承担共同侵权责任，有的甚至会受到刑事追究；商品出口在没有境外委托加工情况下，同样不会造成国内市场消费者混淆，是否也应认定不构成侵权？对于完成生产但产品尚未投入市场的商标使用行为，是否也难以认定为侵权行为？[17]再如，在“无印良品”案中，针对在第24类毛巾等商品上，“无印良品”商标是否属于在中国大陆地区实际使用并具有一定影响，最高人民法院行政判决认为：“委托中国大陆境内厂家生产加工商品供出口，且宣传、报告等均是在中国大陆境外，不属于《商标法》31条规定的使用”，[18]外界亦将该判决视作“PRETUL”案之前，最高人民法院对于贴牌行为是否是“商标使用”的明确态度。但近来针对商标“撤三”行政诉讼中出口行为的定性，北京知识产权法院在“SODA”案[19]和“DCLSA”案[20]商标撤销复审行政判决中认为，中国企业的出口行为属于在中国境内实施的商标使用行为。对此，有观点认为，对于中国企业而言，“出口行为如同销售行为一样，都属于商业流通性质，属于商标专用权所控制的商标使用行为”。[21]关于境内贴牌行为是否属于“商标使用”，学术研究众多，本文不再赘述，但至少反映出，司法对侵权或者不侵权裁判理由的选择，稍有不周延之处，都会导致其后相关案件裁判理由的阐述困难，从而引发更大的争议。
有研究资料显示，台湾经济发展初期也是靠大量代工起家，台湾地区称之为“回销行为”。台湾地区“司法行政院”曾于1983年、1993年两次专门论证，“回销行为”是否侵犯台湾地区注册商标专用权，其结论都是不侵权，并认为“这是一种贸易形态，不应受到商标法相关规定的约束。为了有利于本地区企业接单，回销行为不应该视为商标法中的使用行为。”[22]可见，台湾地区认定加工行为不侵权的裁判标准，就是从促进加工贸易发展出发，明确表明“不应受到商标法相关规定的约束”。这种基于公共利益考量的司法政策选择，可以较好地避免在对外定牌加工特殊领域商标法适用难以逻辑自洽的困境。
结论：涉外定牌加工从来就不是单纯的商标法适用问题，它体现了国际加工贸易业态与商标权保护和司法政策平衡之间的冲突叠加。在知识产权领域，法律问题在很多时候是政策问题，而政策问题很多时候是产业问题。如果采取或者侵权或者不侵权的单一裁判标准，实难妥当解决涉外定牌加工商标侵权争议，极易导致商标法适用的困境，因而需要在综合考量我国经济社会发展阶段性特征和知识产权保护公共政策属性基础上，谨慎选择能够体现商标法适用与司法保护政策妥当融合的裁判标准。
四、“合理注意义务+实质性损害”标准的解读
“东风”案是江苏高院受理的首例国内注册商标被境外抢注又回到中国进行定牌加工出口的案件。在该案审理过程中，法院面临着裁判标准选择的困难。一方面，当前涉外定牌加工案件以判决不侵权为主流，“PRETUL”案或许成为探索终结性裁判；而另一方面，与本文前述以往案例相比较，“东风”案呈现以下不同案情：首先，该案权利人上柴公司是中国本土企业，其“东风”商标历史悠久且是中国驰名商标，受到我国商标法的特殊保护；其次，案外人印尼PT ADI公司在印尼注册中文“东风”商标的时间为1987年，晚于上柴公司“东风”商标在我国注册以及“东风”柴油机出口印尼的时间，且印尼使用的官方通用语言为印度尼西亚语，但印尼PT ADI公司注册的商标与上柴公司“东风”商标相同，即以中文“东风”与汉语拼音“dong feng”为主要部分，其注册该商标明显不具有合理性；第三，上柴公司为维护其民族品牌和合法权益，夺回被抢注的“东风”柴油机商标权，在印尼进行了长达六年的维权，其过程曲折艰辛且以失败而告终。而在该案诉讼之前，上柴公司就同一“东风”商标起诉另一国内加工企业贴牌加工出口商品出口印尼侵犯其商标专用权，已经被审理法院以“在我国境内不具有识别商品来源的功能，不构成商标法意义上的商标使用行为”为由判决驳回其诉讼请求。
江苏高院在审理中，对本院之前审结的前述“LACOSTE”案和“SOYODA”案裁判尺度和理由进行了分析，综合各种意见和观点，提出“合理注意义务+实质性损害”判断标准，认为：（1）常佳公司知道“东风”商标是我国驰名商标，上柴公司与印尼PT ADI公司之间存在商标争议，未尽合理注意与避让义务；（2）常佳公司的行为对上柴公司利益造成“实质性损害”，据此改判常佳公司的行为构成侵权。
江苏高院在“东风”案中提出“合理注意义务+实质性损害”的判断标准，系基于以下五个方面的考虑：
第一，现阶段我国经济社会发展面临的新形势。涉外定牌加工是我国对外加工贸易的重要组成部分，在探讨司法裁判标准时，需要了解和评估相比较早期宏观经济，现阶段我国经济发展的特点。（1）当前我国经济总量仅次于美国位居全球第二；（2）我国经济发展速度下降，发展方式由要素驱动转变为创新驱动；（3）在全球产业加工链上，我国高铁、通信等领域的高端技术和品牌与大量低端加工业并存。因此，当前确定涉外定牌加工商标侵权判断标准，除满足我国对外加工贸易发展现实需求外，还需要增加考量为我国企业自主品牌发展及实施企业“走出去”战略提供司法保障，体现通过裁判促进经济转型升级和加强知识产权保护的价值取向。值得关注的是，当前我国对外加工贸易面临的知识产权问题依然严重。据悉，2014年中国海关采取知识产权保护措施，在出口环节扣留侵权嫌疑货物超过2.3万批，占全年扣留批次96.5%，同比增长16.33%，涉商标权货物达8900余万件，占扣留商品总数96.9％；[23]2015年中国海关在出口环节查扣侵权嫌疑货物2.2万批次，占查扣批次总量的96.76%，较2014年下降2.64%，涉及侵犯商标权的货物高达6800余万件，占侵权嫌疑货物总量的98％。其中值得关注的新动向是，2014年中国海关共查获涉嫌侵犯自主知识产权的进出口货物514批，扣留侵权嫌疑商品近1200万件，价值7400余万元；2015年共查扣涉嫌侵犯自主知识产权货物1939批次，案值5590余万元，同比分别为增长130.29%和571.41%，增幅显著。[24]江苏日宝科技有限责任公司“RIBAO TECHNOLOGY”商标维权案颇具代表性。该公司在国内注册“RIBAO TECHNOLOGY”商标，其产品80%以上出口国外，并与合作者在美国成立美国日宝公司。美国日宝公司在美国擅自抢注“RIBAO TECHNOLOGY”商标，委托国内公司贴牌生产产品出口厄瓜多尔。后出口产品被上海海关扣留，最终双方以和解结案，江苏日宝公司不仅维权成功，还拿回“RIBAO TECHNOLOGY”商标。[25]尽管对于我国海关设置出口知识产权保护措施一直存在不同声音，但应该看到，随着我国经济科技实力的提升，对外加工贸易中涉嫌侵犯我国企业自主知识产权的案件将会逐渐增加。因而解决此类纠纷，不能单一考虑国内加工企业利益，应当充分平衡国内商标权人、国内加工企业与境外商标权人的利益，体现涉外定牌加工司法政策选择的全面性和前瞻性。
第二，全球化背景下各国知识产权保护政策的新变化。回顾全球知识产权制度发展的历史，不难看到，各国在经济社会发展的不同阶段，对知识产权制度的认知均呈现阶段性差异。从本质上看，知识产权制度是一国公共政策、为促进本国产业服务，这一属性从未发生过根本改变，这在知识产权成为国际核心竞争力背景下更是如此。实际上，无论是恪守知识产权的地域性[26],还是拓展知识产权法的域外适用，高超的司法保护政策选择，最终必然体现为国家利益至上，这似乎是知识产权制度与生俱来的属性。有观点认为，虽然商标法具有地域性，但由于全球化的发展，知识产权的地域性在某些程度上处于不断削弱的趋势，如商标平行进口、域外证据使用等。美国在判断商标侵权时采取国际标准，考虑域外因素。对于在国内生产而销往国外的产品，在国外侵犯商标权的情况下，美国法院仍然对此有管辖权并给予商标权人救济。典型判例如美国最高法院在1952年判决的Steele v. Bulova Watch Co.案，联邦第五巡回上诉法院在1983年判决的American Rice, Inc. v. Arkansas Rice Growers Co-op. Ass’n案等[27]。另，在2011年天瑞集团公司及其子公司诉美国国际贸易委员会（ITC）一案中，尽管美国联邦巡回上诉法院少数意见法官仍坚守地域性原则，但多数意见法官认为，天瑞公司在中国生产的侵犯美国公司商业秘密的产品进口到美国，与美国境内商业秘密所有人生产的轮胎形成直接竞争关系，这种竞争结果符合337条款规定的“损害国内产业”，为了保护美国国内产业在美国免受不公平竞争的损害，ITC有权对此进行调查，并发布禁令。[28]这说明，以美国为代表，司法保护的国际趋势是日益重视本国权利人的利益，对于造成本国权利人“实质性损害”后果的，司法予以全力救济，这对于我国确定涉外定牌加工商标侵权裁判标准不无启示。在“东风”案中，尽管上柴公司在印尼维权失败，但依据“实质性损害”标准，其请求中国法院阻却回溯性定牌加工的“二次伤害”，中国法院应予支持。
第三，知识产权司法保护的价值取向。2013年《商标法》7条第1款规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”，这是商标法修订时专门增加规定的内容。《商标法》13条对驰名商标保护也有专门规定，与《巴黎公约》及TRIPS协定精神完全一致。据悉，2015年我国受理商标注册申请287.6万件，同比增长25.85%，连续14年保持世界第一，[29]该数据已远超全球商标申请量的总和。如此庞大的申请量和注册量，不难猜测，其中有大量不以正当使用为目的抢注、囤集以及不得已的防御性注册，这不仅造成商标资源的巨大浪费，诱发不诚信行为，同时导致商标授权确权和侵权纠纷剧增，浪费宝贵的司法资源。从实践看，在涉外定牌加工案件中，既有如“LACOSTE”案境外造假集团的身影，也有如“SOYODA”案的国内商标抢注人，尽管对于国内商标权人是否属于抢注，侵权法院大多采取了回避或者不予置评的态度，但对于当前客观存在的境内外商标抢注现象，基于当前我国经济转型升级的迫切要求以及商标法对诚实信用原则的重申，总体上司法应持鲜明的反对态度。当然对于抢注且使用多年的商标如何处理，可以另定司法政策解决遗留问题。
第四，附加合理注意义务是否导致负担过重的考量。对于国内贴牌加工企业的注意义务，根据我国《侵权责任法》的规定，应当确定为过错责任。该法第6条第1款规定：“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任”，即行为人应当尽到对他人的谨慎和注意义务，尽力避免损害结果的发生。对于贴牌加工企业的注意义务，区分为两种情形：一是国内企业之间的贴牌加工。为避免加工方与委托方相互串通，损害商标权人利益，导致商标权人赔偿额落空，通常对加工方赋予“较高审查注意义务”，如构成商标侵权，加工方与委托方承担共同侵权责任，至于加工方与委托方各自的责任，可通过合同关系予以解决。二是涉外定牌加工。目前仅见深圳中院“NIKE”案中，境外委托人西班牙CIDESPORT公司作为被告之一参加了诉讼。考虑到涉外送达、执行或者在国外诉讼存在着巨大现实困难，权利人在国内诉讼时一般都只起诉国内加工企业，基本不起诉境外委托方。因此，如果国内加工企业一律免责的话，则国内商标权人的损害后果基本无法获得救济。当然，考虑到涉外定牌加工业态本身的复杂性以及我国对外加工贸易政策，对国内加工企业附加的审查注意义务不宜过度，以“合理”为限。总体上，国内加工企业对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可进行了必要审查，就应当认定其已尽合理注意义务，不承担侵权责任，反之，则应当认定其未尽合理注意义务，存在过错。江苏高院就是根据上述标准，在“LACOSTE”案中，考虑到境外委托方是跨国造假集团，而国内加工企业甚至连虚假商标授权许可都没有进行翻译，认定其未尽合理注意义务，存在过错，构成侵权；而在“SOYODA”案中，基于境外委托方在所在国有合法注册商标，且国内商标权人涉嫌抢注他人商标，认定国内加工企业已尽合理注意义务，不构成侵权。但需要注意的是，对于境内外具有一定影响特别是驰名商标，依据经验常识，国内加工企业通常具有一定辨别力，因此对其注意义务应提出较高要求，以体现对具有一定影响特别是驰名商标的特殊保护。总体而言，当前对加工企业附加一定的注意义务，只要合理和适度，有助于推动众多低端加工企业的发展与提升，[30]”也符合长期以来最高人民法院司法政策的指引，即“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务。”[31]
第五，“合理注意义务”与“实质性损害”的关系。“合理注意义务”是对国内加工企业注意义务的一般要求，通常情况下，满足“合理注意义务”，国内加工企业即可以免责；而“实质性损害”标准，则是给予具有一定影响特别是驰名商标的特殊保护，即对于涉嫌在境外抢注我国具有一定影响特别是驰名商标，再进入我国进行回溯性贴牌加工出口的，江苏高院基于诚实信用原则的要求，在“东风”案二审判决书中认为，“应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益，对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务。如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响特别是驰名商标，而境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的，应认定国内加工企业存在过错，应承担相应的民事责任”。[32]由此可见，江苏高院对涉外定牌加工行为提出的“合理注意义务+实质性损害”的商标侵权判断标准，其立足点在于通过考量国内加工企业在不同情形下的注意义务，实现司法“两个兼顾”的目的，即兼顾国内一般加工贸易的发展和兼顾对具有一定影响特别是驰名商标的特殊保护。基于该认识，江苏高院在“东风”案二审判决书进一步认为，“对于国内商标权人违反诚实信用原则，涉嫌恶意抢注境外商标，且有证据表明国内加工企业已经对境外委托尽到必要审查或合理注意义务，所有贴牌加工产品均出口的，基于诚实信用原则，国内商标权人亦不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务。”[33]
结论
基于以上分析，江苏高院对“东风”案作出商标侵权判决，符合我国商标法保护驰名商标的法律规定，也符合《保护工业产权巴黎公约》六条之二的规定[34]以及TRIPS协定规定的精神，与最高人民法院审理的“PRETUL”案并无根本性冲突，由于两案的案情不同，裁判理由和裁判结果自然不同。
【注释】作者简介：宋健，江苏省高级人民法院知识产权庭法官
[1]详见最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书。?biz=MzA3ODU5MjEyMw==&mid=403159349&idx=1&sn=6c60042914cfd0e6d0f3f39da9efe832&scene=1&srcid=1217hAhH9iL6dSu8Z2CUu6F7#wechat_redirect，最后访问日期：2016年8月11日。
[2]对于“PRETUL”的研究文章很多，观点各异，详见王国浩、毛立国：《定牌加工商标侵权问题的梳理与探讨（下）》，载《中国知识产权报》2016年3月1日，?biz=MzA3NDI3NjAyMg==&mid=401485925&idx=5&sn=e1270148b1d8144b4b608ccea81c9696&scene=23&srcid=0301bnayd5bIIqj3v4ug3DT4#rd，最后访问日期：2016年8月11日。
[3]详见江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第00036号民事判决书。刘莉：《对涉外定牌加工行为商标侵权认定的再思考》，载2015年12月29日《江苏高院》微信公众号《知产视野》专栏第68期，?biz=MzA5NjcyNjgwMA==&mid=401384248&idx=2&sn=8c52772688bf55049766f4d18c9f9cb2&scene=1&srcid=12297MGy11HSaJ17Mt0d21yl#rd，最后访问日期：2016年8月14日。
[4]苏粲：《涉外定牌加工的商标侵权问题研究——兼评最高院“PRETUL”案及江苏高院“东风”案》，载2016年1月17日《东方知识产权》微信公众号，?biz=MzAwNDUxNzk2NQ==&mid=401778029&idx=1&sn=90b7388da9203413e89f33204cc238cb&scene=23&srcid=08093ln9FCXrpuGGT7NSGu3C#rd，最后访问日期：2016年8月11日。
[5]徐枫、王正伟：《对涉外定牌加工行为的再思考——以知识产权海关保护执法实践为视角》，载《知识产权》2015年第7期。另，根据第四、五、六届中国对外贸易500强企业排名榜，前十名中国外贸500强企业中，直接从事涉外定牌加工产业务的外贸企业在2013、2014、2015年的排名情况如下：深圳富士康公司（第3名、第2名、第3名）、达丰（上海）电脑有限公司（第4名、第5名、第6名）、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司（第5名、第3名、第4名）、昌硕科技（上海）有限公司（第7名、第8名、第7名）、鸿富锦精密电子（成都）有限公司（第10名、~、~），基本占据前10名的半壁江山。资料来源：第四、五、六届中国对外贸易500强企业论坛暨排名发布会。
[6]美国耐克国际有限公司诉浙江省畜产进出口公司、浙江省嘉兴市银兴制衣厂、西班牙CIDESPORT公司商标侵权纠纷一案，深圳中院认为“中国作为WTO成员，对任何国别的当事人都给予平等的保护。原告是在美国注册登记的法人，在中国其是NIKE商标注册的专用权人，NIKE商标在中国一经被核准注册，就在国家商标局核定使用的商品范围内受到保护。无论是中国的当事人，或者外国的当事人，都不得侵害原告的NIKE注册商标专用权。西班牙CIDESPORT公司在西班牙对NIKE商标拥有合法的专有使用权，但是商标权作为知识产权，具有地域的特性，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得NIKE商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权。”详见广东省深圳市中级人民法院（2001）深中法知产初字第55号民事判决书。
[7] 2013年修订的《商标法》第59条第3款规定：“商标注册人申请商标注册时，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”
[8]原告玉帛公司注册“花样年华”商标的时间是2002年2月28日，被告新天酒业公司在葡萄酒上使用“花样年华”的时间不迟于2001年1月5日。法院最终判决认定被告行为不构成侵权，该认定的考虑因素之一是，被告新天酒业公司存在在先使用商标的行为，且该使用时间较长，其对“花样年华”作为商品名称享有一定的在先权利。参见北京海淀区法院（2008）海民初字第8283号民事判决书。转引自芮松艳、陈锦川：《〈商标法〉第59条第3款的理解与适用——以启航案为视角》，载《知识产权》2016年第6期。
[9]徐美芬：《两个餐饮企业的“福记”之争》，载2015年11月13日《江苏高院》微信公众号《知产视野》专栏第66期，?biz=MzA5NjcyNjgwMA==&mid=400410548&idx=2&sn=327af7c3fe0d945814c760b5a7c7dbfe&scene=1&srcid=1113FA5xyjrL GAMIxCl52hGA#rd，最后访问日期：2016年8月16日。刘莉：《“自由鸟”商标VS“自由鸟”字号》，载2015年11月17日《江苏高院》微信公众号《知产视野》专栏第67期，?biz=MzA5NjcyNjgwMA==&mid=400459513&idx=3&sn=1f40d81901b7fd063cba52ad691bd376&scene=1&srcid=1117lB2OlEeZ7sk84StHqdmc#rd，最后访问日期：2016年8月16日。
[10]上海申达音响电子有限公司诉玖丽得电子（上海）有限公司商标侵权纠纷案。该案原告申达公司系国内商标权人，其系案外人美国朱利达电子有限公司于1996年在中国设立的外商独资企业。1997年，申达公司投资者由美国朱利达公司改为美国嘉迪（国际）有限公司。1998年，申达公司在中国申请注册包含“JOLIDA”文字的图形组合商标，核定使用商品类别第9类：扩大器、收音机、影碟机。2007年，美国朱利达公司在中国设立外商独资企业玖丽得公司，即该案被告，并于2008年委托玖丽得公司定牌加工涉案电子管功率放大器，并贴附美国朱利达公司在美国注册的“JOLIDA”商标。该美国商标的注册时间为2007年2月20日，首次使用和商业中使用时间均为1986年12月31日，商品国际分类为第9类：电子器材，如声音扩音器和调谐器。详见上海市高级人民法院（2009）沪高民三（知）终字第65号民事判决书。
[11]拉科斯特衬衫股份有限公司诉江阴宏鑫制衣有限公司侵害商标权纠纷案，详见江苏省高级人民法院（2007）苏民三终字第0034号民事判决书。
[12]喻德新等诉沭阳县奋进制刷厂、沭阳中远进出口有限公司侵害商标权纠纷案。案外人SOYODA S.A.公司于2000年3月27日在厄瓜多尔注册“SOYODA”商标，使用商品为各类刷子。SOYODA S.A.公司授权的东元玉光天津公司曾与同润公司之间进行过标有“SOYODA”商标油漆刷涉外定牌加工贸易。该案原告喻德新曾于2001年6月至2002年7月任同润公司业务员，之后喻德新于2003年申请注册“SOYODA”商标，核定使用商品为第21类长柄柏油刷等，并于2007年申请知识产权海关保护备案。2010年SOYODA S.A.公司授权该案被告沭阳奋进制刷厂定牌加工“SOYODA”牌子的各种刷类产品，所有产品只能出口给SOYODA S.A.公司，不允许自己销售或者销售给第三者公司。详见江苏省高级人民法院（2012）苏知民终字第0297号民事判决书。
[13]最高人民法院在“PRETUL”案再审判决中认为，亚环公司申请再审称许浩荣恶意抢注“PRETUL及椭圆图形”商标。该院认为，储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8类），许浩荣是否构成恶意抢注，取决于储伯公司是否向其主张权利及是否有恶意抢注的事实和法律依据等前提条件。本案中，亚环公司虽经储伯公司委托加工相关挂锁，亦举证证明许浩荣所在公司与储伯公司曾有相关贸易关系，但在储伯公司未参加该案诉讼，亚环公司亦未举证证明储伯公司是否向许浩荣主张权利的情况下，原审法院对其上诉理由不予支持并无不当。
[14]徐枫、王正伟：《对涉外定牌加工行为的再思考——以知识产权海关保护执法实践为视角》，载《知识产权》2015年第7期。
[15]最高人民法院在2010年7月1日回复海关总署《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中明确指出，“（涉外定牌）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认……此种情形不属于商标法第52条规定的侵犯注册商标专用权的行为。”而最高人民法院再“PRETUL”案中直接认定“在中国境内仅属物理贴付行为”，“在中国境内并不具有识别商品来源的功能”。
[16]易健雄：《OEM商标侵权纠纷处理的态度选择——遵循“从结果出发”的思维方式》，载《知识产权》2009年第3期。
[17]陈惠珍：《关于涉外贴牌加工商标侵权问题的思考》，载《人民司法》2013年第19期。
[18]株式会社良品计画与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、北京棉田纺织品有限公司商标异议复审行政纠纷案，详见最高人民法院（2012）行提字第2号行政判决书。
[19]明季私人有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、索达有限公司商标权撤销复审行政纠纷一案，详见北京知识产权法院（2015）京知行初字第5119号行政判决书，载2016年8月14日《知产宝》微信公众号：《商标燃藜•京知法院｜贴牌加工贸易中的商标使用属于积极的商标使用行为》，?biz=MzA4MDYxMjczNA==&mid=2650015498&idx=1&sn=3aca7e3da76064d1ccb60bc209740669&scene=1&srcid=0814WoijJJtLTrj4FDrOJ3RA#rd，最后访问日期：2016年8月14日。
[20]镇江锁厂有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、王震商标撤销复审行政诉讼案。北京知识产权法院认为：“因为对于中国企业的出口行为而言，虽然出口商品的终端销售行为发生在进口国，但出口商向进口商销售商品的行为发生在中国大陆境内，同时进口商在选择中国出口商的过程中，可以依据不同的商标将不同的中国出口商相区分，在这一过程中该商标显然已起到识别作用，而该识别作用发生在中国大陆域内。因此，该出口行为属于在中国境内实施的商标使用行为。”详见北京知识产权法院（2015）京知行初字第408号行政判决书，载2016年8月15日《知产宝》微信公众号：《商标燃藜•京知法院|出口行为构成商标使用行为，符合商标法第四十四条第（四）项及商标法整体的立法目》，?biz=MzA4MDYxMjczNA==&mid=2650015504&idx=1&sn=5be5f16a0f53decf0117a56723094dfe&scene=1&srcid=0816A9nvhwnW1lY5xoLNvs8Y#rd，最后访问日期：2016年8月19日。
[21]张伟君、魏立舟、赵勇：《涉外定牌加工在商标法中的法律性质——兼论商标侵权的判定》，载《司法探讨》2014年第2期。
[22]王莲峰：《海关应慎重认定涉外定牌加工货物的商标侵权——基于对近年〈中国海关知识产权保护状况〉的分析》，载《知识产权》2015年第1期。
[23]引自《2014年中国海关知识产权保护状况》，，最后访问日期：2016年8月11日。
[24]引自《2015年中国海关知识产权保护状况》，，最后访问日期：2016年8月11日。
[25]引自徐枫、王正伟：《对涉外定牌加工行为的再思考——以知识产权海关保护执法实践为视角》，载《知识产权》2015年第7期。
[26]李扬：《论商标权的边界》，载《知识产权》2016年第6期。作者认为，要从商标法授予、保护范围及于全国地域的排他权——商标权保护的终极立法目的在于促进本国产业发展出发，严格坚持商标权的地域性原则。
[27]阮开欣：《涉外定牌加工争议是商标法域外适用问题：从最高法院“PRETUL”案再审判决谈起》，载2015年12月25日《知产力》微信公众号，?biz=MjM5NzU5ODEzNw==&mid=403704988&idx=2&sn=092346bfe5b29d9ecb8af5285978777a&scen e=23&srcid=1226z4MQKbbtZDGuwqvvD6aR#rd，最后访问日期：2016年8月11日。
[28]《影响深远：天瑞案带给美知识产权保护新武器》，来源：福布斯中文网（上海）， html，最后访问日期：2016年8月20日。
[29]《商标申请注册量十四年世界第一》，载《人民日报》2016年4月20日02版。
[30]据《2015年中国海关知识产权保护状况》，中国海关总署正在探索建立海关帮助企业快速鉴别外商订单知识产权状态的机制，鼓励和引导企业合法开展出口加工业务。长三角、珠三角地区海关在试点推行知识产权海关企业联系点制度，积极推广“出口品牌订单预确认服务”，防范企业被动侵权。
[31]引自最高人民法院于2009年4月21日发布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发[2009]23号）第18条。
[32]引自江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第00036号民事判决书。
[33]（201）苏知民终字第00036号民事判决书。
[34]《保护工业产权巴黎公约》第六条之二规定：（1）本联盟各国承诺，如本国法律允许，应依职权，或依有关当事人的请求，对商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经属于有权享受本公约利益的人所有而驰名、并且用于相同或类似商品的商标构成复制、仿制或翻译，易于产生混淆的商标，拒绝或取消注册，并禁止使用。这些规定，在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或仿制，易于产生混淆时，也应适用。（2）自注册之日起至少五年的期间内，应允许提出取消这种商标的请求。本联盟各国可以规定一个期间，在这期间内必须提出禁止使用的请求。（3）对于依恶意取得注册或使用的商标提出取消注册或禁止使用的请求，不应规定时间限制。
【期刊名称】《知识产权》【期刊年份】 2016年 【期号】 9
