申请人在进行专利申请时,有时会遇到技术方案既可以申请发明又可以申请实用新型的情况。而这时,同日申请发明和实用新型是可行的(以下简称“同日申请”),亦即业界常说的“一案两报”。
那么什么是“同日申请”?“同日申请”有什么好处或弊端?会给专利申请带来怎样的影响呢?下面小编就给大家来简单介绍下“同日申请”。
一、同日申请的法律依据
《专利法》[1]第九条第一款的规定:同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。
《专利法实施细则》[2]第四十一条第二、三、四、五款规定:
同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。
国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权,应当公告申请人已依照该条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。
发明专利申请经审查没有发现驳回理由,国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的,国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定,并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的,国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请;申请人期满未答复的,视为撤回该发明专利申请。
实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。
从法律法规看,我们了解了,同日申请的基本概念及两者的关系,该规定也充分体现了我国专利制度的优越性,从而更好的维护了专利申请人的利益。
下面我们再从实务的角度,进一步对法律法规进行解读,跟大家分享一下”同日申请”其他方面的情况。
二、同日申请在申请阶段的注意事项
1)“同日申请”顾名思义必须是同一天递交的;同时,申请人也必须完全相同。
2)“同日申请”的发明和实用新型的权利要求书中存在保护范围相同的权利要求。也就是说,不一定要求两者的权利要求书一模一样,但至少存在一项相同的权利要求。
3)根据专利法规定,该项技术应同时满足发明和实用新型专利保护的客体要求才能进行“一案两报”,例如产品类技术方案可进行“一案两报”,方法类技术方案则不可以。
4)同日申请要求在发明和实用新型的请求书中分别勾选同日申请选项(发明第21栏,实用新型第18栏)。若没有勾选,则两者之间无法建立联系,就不是“一案两报”的关系。
发明请求书中第21栏:
实用新型请求书中第18栏:
三、同日申请在授权阶段的注意事项
一般来说,“同日申请”的实用新型会先获得授权,发明授权时会面临是否需要放弃实用新型专利的问题,此时申请人有两种选择:
①依据发明专利收到的授权通知书,放弃实用新型专利权,发明专利进一步获得授权。
②修改发明专利申请的保护范围以区别于实用新型,进行后续审查,此时有可能同时获得实用新型和发明两件授权专利,但两件不同类型的授权专利的保护范围已经不同。
四、同日申请的分案问题
1. 同日申请的发明和实用新型,如发明要提出分案,则实用新型是否也要同时提出分案?并勾选同日申请的选项。
分案属于案件的后续处理,也就是之前的同日申请关系不存在分案中,所以实用新型无需提交分案并勾选同日申请的选项。
2. 同日申请的发明和实用新型,如果发明或实用新型单独提出分案,分案是否会延迟审查?还是说分案可以当作全新的案件审查?
母案和分案属于两件独立的申请,分案被审查员当作新案处理,不会被延迟审查。
五、同日申请政策调整
国家知识产权局最新发布的《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》[3]中(详见文件第178页),指出同一申请人同日(仅指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的,一般对已经获得专利权的实用新型所对应的发明专利申请进行延迟审查,延迟期限通常为4年。目前,征求意见的通知已经结束,小编在国知局官网站上,查询关于同日申请的延迟审查是否已经开始实施,国知局答复:目前没有相关通知。大家可以耐心等待国知局的正式官宣。
六、同日申请的利弊
1、同日申请的好处
1)快速授权,尽早得到保护:我国目前实用新型专利申请采取的是初步审查制度,实用新型专利审查周期短,申请人可以尽早地通过实用新型保护自己的发明创造。
2)延长专利保护期限:实用新型获得授权后,申请人已经获得实用新型的专利权,可以防止他人侵权。如申请人希望发明获得授权,可以放弃实用新型专利而获得发明专利授权,相当于同一个发明创造保护期限从原来的10年延长至20年。当然,“一案两报”的专利申请,即使发明没有获得授权,也能有一个实用新型专利授权,至少能得到10年保护期。
3)稳固专利保护范围,减少被无效的风险:相比较于实用新型,发明专利需要经过严格的实质审查,审查周期较长,相比较于实用新型,专利权的稳定性也更强,更不容易被无效。
2、同日申请的不利因素
1)根据《优先审查管理办法》,同日申请的发明不能请求优先审查,只有实用新型可以请求优先审查。
2)发明专利的审查周期更长。
总之,同日申请既能使实用新型专利先获得授权,得到专利保护,先将专利保护起来;又由于发明专利经过了严格的实质审查,其稳定性得到很大的提升,可以兼顾快速获权和稳定性更强的效果。申请人可以根据其利弊考虑选择是否进行“一案两报”。
[1]专利法(2020 年修正)
[2]专利法实施细则(2010 修订)
[3]关于就《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》公开征求意见的通知(2021-08-13)
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